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l 사건 개요 및 판시 요지
① 선사용상표‘ ’가 미국에서는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다고 볼 수 있으나, 국내에서는 그와 같이 인식되어 있다고 보기 어려운 점, ② 이 사건
출원상표‘ ’와 선사용상표의 표장의 유사 정도가 높지 않은 점, ③ 이
사건 출원상표의 출원인과 선사용상표의 권리자 사이에 이 사건 출원상표 또는 선사용상표를 둘러싼 어떠한 교섭이나 거래관계도 없었던 점, ④ 이 사건 출원상표의 출원인인★★★은 친숙하고 귀여운 토끼를 컨셉으로
하여 독자적으로 이 사건 출원상표의 로고와 디자인 작업을 하였고, ★★★의 ‘PLAY JELLO' 선정 동기가 전후 사정에 비추어 허위 주장이라고 단정하기 어려우며, ★★★이 특허법률사무소에 아동, 유아 의류/가방/용품에 관해 이 사건 출원상표의 등록가능성을 문의하였을 당시
피고보조참가인의 선사용상표에 관해 아무런 고지를 받지 못했던 것으로 보이는 점, ⑤ 원고는 이후 이
사건 출원상표의 디자인과 로고 등이 이용된 원고 고유의 'PLAY JELLO 피크닉 백' 제품에 관해 세계 유수의 디자인 어워드를 수상하고, 국내와 국외에서
이 사건 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하고 활발하게 영위하고 있는 것으로 보이는 점, ⑥ 이
사건 출원상표와 선사용상표의 지정상품이 서로 동일·유사하다고 보기 어렵고, 경제적 견련성의 밀접성도
약한 것으로 보이는 점, ⑦ 이 사건 출원상표의 출원일 전에 선사용상표의 사용상품인 ‘젤리나 과자류’가
아닌 ‘의류나 가방’과 같은 상품류에서는‘JELLO'가 포함된 다수의 상표 출원 및 등록례가 존재하였던
점, ⑧ 피고보조참가인이 선사용상표의 표장을 이용하여 국내 또는 국외에서 이 사건 출원상표의 지정상품과
같은 종류의 제품(의류, 신발 등)을 생산, 판매하는 사업을 한 바 있다거나 그와 같은 사업을 할 개연성이
있다고 볼만한 아무런 증거가 없는 점, ⑨ 원고가 이 사건 출원상표를 이용한 사업을 활발하게 영위하고
있는 것으로 보이나, 양 표장의 출처에 관한 오인이나 혼동의 우려가 있었다거나 선사용상표의 가치에 손상을
가하였다고 볼만한 사례나 증거가 없는 점 등에 비추어, 이 사건 출원상표의 출원인인★★★이나 원고에게 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의
가치에 손상을 주거나 피고보조참가인의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 부정한 목적이 있었다고 인정하기
어렵다.
선사용상표는 이 사건 출원상표의
출원 시에 ‘젤리류, 과자류’ 등과 관련하여 미국 내 일반수요자에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식된 표장에 해당하고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 요부의 호칭이 유사하여 서로 유사한 표장에 해당하나, 출원인인★★★이나 원고에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부정한
목적이 있었다고 인정하기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지
않으므로 그 등록이 거절되어야 한다고 보기 어렵다.
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