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l 사건 개요 및 판시 요지
아래의 사정에 비추어 보면, 피고와 A 사이에는 특허발명이 이루어지기 전에 ‘A이 피고에 고용되어 있는 동안 피고의 사업이나 제품과 관련하여 창안한 발명 등에 대한 독점적인 권리, 명의 등을 피고에 양도하고, A이 현재 개발하고 있거나 향후
개발예정인 전선커넥터 및 관련 기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하며, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않기로 동의 또는 합의한다’는 내용의 ‘직무발명의
예약승계에 관한 계약’이 존재한다고 판단된다.
1) 이 사건 주식매매계약은 A과 피고 사이에 특허권을 비롯한 각종 IP 재산에 관해 아래와
같은 내용을 정하고 있다. “매도인(A) 그리고/또는 피고는 특허권이 있는, 특허권을 인정받을 수 있는 그리고/또는 특허권을 인정받을 수 없는, 완성된 그리고/또는 진행 중인 제품, 발명, 아이디어, 개념, 도면, 랜더링, 디자인, 특허권, 상표권, 저작권, 노하우 및 기술, 그리고 JOW 커넥터, e-클램프 및 과거에 생산이 되었거나 미래에 생산이
될 수 있는 기타 제품 그리고/또는 품목을 포함하며 그러한 것들에 국한하지 않는, 특정한 지적 재산의 소유주/소유주들이다. … 첫 번째 거래 종결일(2014. 11. 14.)부로, IP 재산에 대한 모든 권리와 소유권은 피고에 이전되고 양도되며 부여된다.”
2) 이 사건 주식매매계약에 따라, 2014. 11. 13. A(매도인), KRS Group, LLC(매수인), 피고 사이에 ‘경쟁금지 및 비밀유지협약’(Non-Compete and Confidentiality Agreement, 이하 ‘이 사건 협약’이라 한다)이
체결되었고, A이 당사자로 서명한 이 사건 협약은 아래와 같은 내용을 정하고 있다.“하기 서명인(A)은, 피고가
과거에, 현재에 또는 미래에 실행하는 피고의 사업과 또는 피고의 서비스나 제품의 제공과 어떠한 방식으로든
관련하여, 하기 서명인이 피고에 고용되어 있는 동안 근무 시간 중에든 근무 이외의 시간 중에든 독자적으로
또는 다른 사람이나 법인과 함께 발명, 발견한, 고안한 또는
창안한 모든 개선, 발명, 공정, 기구, 방법, 프로그램, 시스템, 디자인 또는 기타 창작물이 피고의 독점 재산이라는 것에
동의한다. 하기 서명인은 위에 언급된 발명 또는 창작물에 대한 독점적인 그리고 전체적인 권리, 명의 및 이해관계를 피고에 양도한다. 따라서 하기 서명인은 그에
대한 어떠한 소유권적 권리나 이해관계를 갖지 않으며, 필요한 경우, 하기
서명인은 그러한 발명 또는 창작물에 대한 소유권이나 이해 관계를 피고에 이전하여야 한다.”
3) 2014. 11. 17. A은 피고에게 각서를 작성하여
제출하였는데, 이 사건 각서는 아래와 같은 내용을 정하고 있다. “A이
현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하여, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않을 것임을 확약함”
따라서 이 사건
특허발명의 출원인 및 발명자인 A이 구 특허법 제33조
제1항 본문에서 정한 이 사건 특허발명에 관하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당하지
않으므로, 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없어
그 등록이 무효로 되어야 한다.
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