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l 사건 개요 및 판시
요지
권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의
관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고
할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조), 소극적
권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판의 대상은
심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원
2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조). 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 제18항 발명에 대응하여 각각 ‘유효성분으로서 에베로리무스
및 항산화제로서 부틸히드록시톨루엔을 에베로리무스의 중량을 기준으로 1.7 중량% 내지 2.5 중량%의
양으로 함유하는 고체 형태의 혼합물’ 및 ‘에베로리무스를 안정화시키는 방법’에 관한 발명으로서, 대응되는
구성이 모두 특정되어 있다고 판단된다
이 사건 제1항
및 제18항 발명과 확인대상발명은 라파마이신 유도체 혹은 에베로리무스를 유효성분으로 하는 점과 유효성분의
산화를 방지할 목적으로 항산화제 부틸히드록시톨루엔(BHT)을 포함한다는 점에서 동일하다. 그러나 제1항 및 제18항
발명에 포함된 항산화제 함량이 유효성분인 라파마이신 유도체 에베로리무스의 중량 대비로 ‘0% 초과 내지
1%’인 반면에 확인대상발명은 ‘1.7 중량% 내지 2.5 중량%’인
점에서 차이가 있다.
특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원, 등록 과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 발명이나 제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고
볼 수 있는 경우에는, 대상발명이나 제품은 특허 발명의 특허청구범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상발명을 실시하거나 대상제품을 제조, 판매하고 있는
자를 상대로 대상발명이나 제품의 특정 구성요소가 특허발명의 구성요소와 균등관계에 있다는 이유로 대상발명이나 제품이 특허발명의 보호범위에 속하여
그 권리를 침해하고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다(대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517
판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결, 대법원
2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2004.
11. 26. 선고 2003다1564 판결 등
참조). 그런데 특허발명의 출원인인 원고는 출원과정에서 보정을 통해 ‘항산화제는 라파마이신, 라파마이신 유도체, 아스코마이신,
FK506 또는 아스코마이신 유도체의 중량을 기준으로 0% 초과 내지 1%의 양으로 존재하는’이라는 구성을 추가하는 등 항산화제가 유효성분 대비로 ‘1%를
초과’하여 포함하는 범위를 의식적으로 제외한 것이라고 봄이 타당하므로, 확인대상발명의 부틸히드록시톨루엔(BHT) 함량은 이 사건 제1항 및 제18항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.
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