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l 사건 개요 및 판시
요지
이 사건 정정청구에 의한 정정사항은 (1) 정정 전 청구항 제1항 내지 제6항에 기재되어 있던 ‘비인간 포유동물’을 정정 후 ‘설치류’로 변경한 것이고,
(2) 청구항 제1항에 ‘상기 VH,
D 및 J 유전자 단편은 인간 기원이고’를 추가한 것이며,
(3) 청구항 제7항, 제8항, 제10항 내지 제12항 발명을 삭제한 것이다. 정정사항 1 및 3은 청구범위 감축에 해당하고, 정정사항 2도 새로운 목적 및 효과가 부가되어 특허청구범위를 실질적으로
확장하거나 변경하는 것이라고 보기 어렵다. 따라서 정정청구는 적법하였다.
구 특허법 제42조
제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는
특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지
여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 규정취지를 달리하는 구 특허법 제42조
제3항이 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 그 발명의
목적·구성 및 효과 등이 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단해서는 안 된다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832
판결 등 참조). 이에 따라 명세서 기재를 살펴보면 정정발명의 청구범위에 기재된 각 구성에
대응되는 사항이 기재되어 있다고 볼 수 있다.
그런데 ‘라마 기원 VHH 유전자 단편’을 이용하는 이 사건 정정발명의 상세한 설명 및 실시예 1은 ‘자연적으로 발생하는 인간 기원의 VH 유전자
단편’을 이용하여 가용성의 인간 중쇄만의 항체를 생성하는 것에 관하여 통상의 기술자가 특수한 지식을 부가하거나 과도한 시행착오나 반복실험 등을
거치지 않고 과도한 부담 없이 발명을 정확히 이해하고 용이하게 실시할 수 있도록 충분하게 기재된 것으로 보기 어렵다. 이 사건 정정발명의 출원 시 지식수준에서 ‘통상적인 인간 VH도메인‘이 ’카멜리드 VHH 도메인(라마
VHH)‘과 동일성의 범주에 속하여 동등한 구조,
기능, 작용 또는 효과 등을 가질 것으로 예측된다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이에 관한 구체적인 실험결과나 실시예 등이 제시되지 않는 이상, 자연적으로
발생하는 인간 기원의 VH 유전자 단편을 이용한 중쇄만의 항체로부터 가용성 특성을
예측하거나 기대하기 어려웠던 것으로 보인다. 따라서 구 특허법 제42조
제3항의 기재요건을 위반한 무효사유가 인정된다.
특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원
2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조). 또한 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한
사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 참조). 이 사건 정정청구는 정정 전 특허발명의 전체
청구항 중 제9항을 제외한 나머지 제1항~제8항, 제10항~제12항 전부에 걸쳐
있으므로, 일체로 그 허용 여부를 판단하여야 하고, 따라서
정정발명에 기재불비의 무효사유가 있다고 보는 이상, 위와 같은 무효심판절차에서의 정정청구의 일체성으로
인해 심결 중 정정청구에 의한 정정을 인정한 부분은 물론, 나머지 청구항들에 대한 판단 부분까지 심결
전체가 취소되어야 한다.
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