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l 사건 개요 및 판시 요지
거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를
부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서
특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하면 이를 심결의 당부를
판단하는 근거로 할 수 있다. 선행발명 1에는 제1항 발명 중 가돌리늄 이외의 대응 구성요소가 개시되어 있고, 선행발명 2에는 가돌리늄을 포함한 대응 구성요소가 모두 개시되어 있는 점을 종합해 보면,
위 거절이유 통지의 취지는 ① 선행발명 1을
주선행발명으로 하는 경우에는 선행발명 1에 개시되지 않은 가돌리늄을 선행발명 2로부터 도출하여 이를 선행발명 1에 결합하여 진보성을 부정하거나, ② 선행발명 2는 제1항
발명의 모든 대응구성요소를 포함하므로 선행발명 2만으로도 제1항
발명의 진보성을 부정할 수 있다고 기재한 것으로 봄이 타당하므로, 결국 선행발명 2만으로 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 피고의 주장은 새로운 거절이유로
볼 수 없다.
제1항 발명과 선행발명 2를 대비하여 보면, 주요 성분이 동일하고, 성분비 역시 중복범위를 형성하고 있다. 다만 제1항 발명은 합금 분말이나 선행발명 2는 분말여부에 대해 명확하게 기재되어 있지 않는 점(차이점 1) 및 선행발명 2에서는 산소함량에 대한 기재가 없는 점(차이점 2)에 차이가 있다. 제1항 발명의 합금 분말에 대하여 발명의 설명에서는 ““분말”, “합금 분말” 또는 “금속 분말”은 전형적으로 1 내지 1000μm의 크기 범위에 있는 불연속 합금 또는 금속 입자의 집합체를 의미한다.”라고 정의하고 있고, 분말 야금 공정에 대해서는 “본 발명에 따른 물품은 분말 야금 공정에 의해 형성되는 것이 바람직하다.”라고
기재하고 있다. 따라서 제1항 발명의 합금 분말은 분말 야금
공정으로 물품을 만들기 위한 재료로서 분말을 의미하는 것이지 분말야금으로 제조된 물품을 의미하는 것은 아님을 알 수 있다. 제1항 발명은 규소를 주된 탈산화제로 사용하는 반면 선행발명 2에서는 알루미늄을 주된 탈산화제로 사용하는 면에서 차이가 있을 뿐 양자 모두 규소 및 알루미늄이 탈산효과가
있다는 것을 인식하고 있음을 알 수 있다. 다만, 산소량에
있어서, 선행발명 2는 완전히 탈산화를 하는 반면 제1항 발명에서는 산소는 합금 내 불가피하게 존재할 수 밖에 없으며 특수기법이 이용되지 않는 한 약 100 ppm 이상의 산소를 함유할 것으로 예상된다고 기재하고 있어 차이가 있다. 그러나 제1항 발명이 산소의 존재를 불가피한 것으로 기재하고 있는
점에 비추어 보면 제1항 발명도 산소를 필요한 요소로 인식하고 있는 것으로 보이지 않으며 선행발명 2는 제1항 발명과 달리 불필요한 산소를 그대로 두지 않고 탈산화
공정을 추가하여 산화물이 형성되지 않도록 한 것에 불과하므로 위와 같은 차이점만으로 선행발명 2와 제1항 발명이 상이하다고 볼 수 없다.
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