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l 사건 개요 및 판시
요지
원고는 특허심판원에 분할출원인 특허발명 중 청구항 1은 원출원발명(위 2017허6804사건의 특허발명으로 등록) 중 청구항 2와의 관계에서 선원주의에 위배되고 진보성이 부정됨을 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 심판청구 및 그에 대한 심결 취소의 소는 기각되었는데, 상고심에서
대법원은 청구항 1의 약학조성물의 경피흡수성의 진보성을 근거로 환송 전 판결을 파기하였다.
발명의 구성에 상이점이 있더라도 통상의 기술자가
보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 목적과 작용효과에 특별한 차이도 없다면 양 발명은 동일한 발명이라 보아야 할 것이다. 이러한 판단은 물건발명과 방법발명 등 표현양식에 따른 범주가 다르다는 사정만으로 동일하지 않다고 볼 것은 아니고
두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 한다. 그런데 물질발명은 물질 자체를, 용도발명은 알려진 물질이라 하더라도 그 물질의 특정한 용도만을 보호대상으로 하는 것이어서 원칙적으로 보호받고자
하는 대상이 서로 상이하여 동일한 발명이라 할 수 없다. 원출원발명의 청구항 2는 물질발명으로 리바스티그민이라는 화합물 자체를 보호범위로 하나, 청구항 1은 의약용도발명으로서 리바스티그민의 경피투여 용도를 보호범위로 하고 있으므로 양 발명의 목적 및 효과 역시
서로 다르다. 따라서 청구항 1은 원출원발명 청구항 2와 실질적으로 동일한 발명이라고 볼 수 없고, 선원주의에 위배된다고
볼 수 없다.
원고는 기재불비도 주장하나 청구항 1은 실시가능성 및 뒷받침 요건을 모두 충족한다. 명세서에는 리바스티그민의
피부침투율 및 경피투여, 경구투여, 피하주사 방법으로 투여한
뒤 그 효과를 측정 및 비교한 실험데이터가 나타나 있는 등 통상의 기술자는 이를 통하여 리바스티그민의 경피투여 시 다른 경로에 비해 약효가 오래
지속되므로 단위시간 당 투여 횟수가 줄어들어 투약의 간편성이라는 효과가 있음을 인식할 수 있다. 또한
청구범위에 기재된 사항인 리바스티그민의 경피투여라는 의약용도와 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있어 뒷받침 요건도 충족시킨다고 보아야
한다.
한편 진보성 판단에 있어, 청구항 1은 리바스티그민의 투여용법 또는 투여경로를 경피투여로 한정한 것이나 선행발명은 ‘경구 또는 비경구투여’라고 제시할 뿐 경피투여로 한정하고 있지 않고
전신 경피투여에 적합한 부형제 등의 포함 여부에 관한 언급도 없다는 차이가 있다. 그런데 선행발명 1-1에는 RA 화합물의 경피흡수와 관련된 효과가 언급되어 있지 않고
실험 데이터도 경구투여와 피하투여만을 다루고 있어 ‘비경구투여’에
경피투여가 포함된다고 보기 어렵다. 선행발명 1-1과 1-2에 나타난 RA7 화합물의 성질은 경피흡수성이 뛰어난 화합물에서
나타나는 성질일 수는 있어도 이러한 성질을 갖는다고 하여 경피흡수성이 우수하다고 단정할 수는 없다. 따라서
그와 같은 성질만으로 통상의 기술자가 RA7 화합물 또는 그 광학이성질체의 경피흡수성을 쉽게 예측하기는
어렵다. 또한 이는 선행발명 4-1~4-3은 피소스티그민
등을 경피흡수제로 제공하기 위해 저분자량의 지방산, 경피흡수장치와 같은 별도 수단을 제시하기 위한 것일
뿐 화합물 자체의 경피흡수성에 관한 내용을 개시하고 있다고는 할 수 없어 선행발명 1-1 및 1-2에 선행발명 4-1~4-3을 결합하더라도 쉽게 도출할 수 없고, 따라서 그 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.
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