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l 사건 개요 및 판시
요지
1) 원고가 전용사용권을 설정등록하지 아니한 사실을 스스로 인정하고 있는 이 사건에서, 위 원고가 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대한 금지․폐기청구권을 행사할 수 있는지가 문제된다.
2) 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며,
2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012.
3. 15.(‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정․이전․변경․소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다. 원고의 이 사건 전용사용권은 2012.
3. 15. 이후 설정 또는 변경된 것으로서,
2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정상표법 부칙의 경과규정에 따라 구 상표법(2016.
2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용된다.
3) 그런데 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할
수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에
한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에
해당하지 않는다고 할 것이다.
4) 따라서 원고는 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권
침해에 대하여 금지․폐기청구권을 행사할
수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고는 ① 이
사건 등록상표와 유사한 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품에 표시하거나 같은 포장을 표시한 같은 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시․수출 또는 수입하여서는 아니 되고, ② 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품의 포장이나 같은 제품에 관한 광고․정가표․거래서류에 표시하여서는
아니 되고, ③ 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에
보관 또는 전시 중인 별지 제1목록 기재 표장을 표시한
귀금속 및 보석류 제품의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않는 물건) 및
위 포장, 광고, 정가표, 거래서류를 폐기할 의무가 있다.
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