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l 사건 개요 및 판시
요지
원고는 이 사건 정정이
명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이거나 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이어서 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 정정은 청구항 1항의 청구범위에서 불순물을 흡착
제거하는 공정에 이용되는 물질로 기재된 “활성탄”을 “산성 활성탄”으로 정정한 것인바,
명세서 기재에 의하면 “활성탄”에 관하여 산성
활성탄, 중성 활성탄, 알칼리 활성탄으로 구분하여 기재되어
있고, pH 농도를 기준으로 할 경우 산성은 pH 7 미만, 중성은 pH 7 ~ 9, 알칼리성은 pH 9 ~ 11에 해당하는 사실은 이 기술분야의 기술상식에 해당한다. 이
사건 정정은 pH 농도를 기준으로 구분되는 산성 활성탄, 중성
활성탄, 알칼리 활성탄을 모두 포괄하는 “활성탄” 중에서 중성 활성탄 및 알칼리 활성탄을 제외하고 “산성 활성탄”으로 한정하는 것이므로 청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당한다고 할 수 없다.
또한 원고는 정정발명은
‘산성 활성탄’은 pH 범위의 한정이 없는 ‘산성을 띠는 활성탄’을 모두 포함하는데, 명세서 또는 도면에는 ‘10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄’으로만 기재되어 있으므로, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않아 무효라고
주장한다. 그러나, 정정발명의 명세서에는 “활성탄”에 관하여 산성 활성탄, 중성
활성탄, 알칼리성 활성탄으로 구분하여 기재되어 있고, pH 3 내지 6의 산성을 띠는 산성 활성탄을 사용한 경우 중성 또는 알칼리성의 산성도를 가지는 활성탄에 비해 불순물 제거
효과가 우수하다고 기재되어 있으며, pH 5.0의 산성 활성탄을 사용한 경우 pH 7.9의 중성 활성탄 및 pH 9.8의 알칼리성 활성탄을 사용한
경우보다 흡착반응 후의 순도 수치가 높게 나타났음을 보여주는 실시예가 기재되어 있는 한편, 정정발명의
청구범위에서 “산성 활성탄”은 pH 농도를 기준으로 통상적으로 산성에 해당하는 pH 7 미만의 활성탄이라고
해석된다. 이를 종합하면 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 개시된 위 내용을 기초로 청구범위에
기재된 통상적인 “산성” 활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를
충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의
청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하다.
원고는 이 사건 정정발명은
선행발명의1에 선행발명2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있어
진보성이 없다고 주장한다. 이 사건 정정발명은 ‘산성 활성탄’을 이용하여 불순물을 흡착 제거하는 반면, 선행발명 1은 ‘흡착수지를 충진한 칼럼’을
이용하여 불순물을 제거한다는 점에서 차이가 있다. 승화정제 후 제품의 수율을 높게 유지하면서도 최종적으로 99.95% 이상의 높은 순도를 갖는 재료를 얻기 위해서는 재료의 순도를 최대한 높이는 것이 필요한데, 정정발명은 ‘산성활성탄’을
사용하여 중성 또는 알칼리성 활성탄을 사용하는 경우보다 재료의 순도를 증가시키는 것이므로 차별화된 기술적 의의를 갖는다. 따라서 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 또는 그들의
결합에 의해 쉽게 발명할 수 없다.
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