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l 사건 개요 및 판시
요지
이 사건에서는 출원발명 중 청구항 1, 3에 뒷받침 요건을 결여한 기재불비의 위법이 존재하는지, 그리고
청구항 3이 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되는지
여부가 쟁점이 되었다.
특허법 제42조
제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한
청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한
사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 결과를 막으려는 데에 그 취지가 있다. 이에 따라 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서
특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고(대법원
2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조), 그 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한
것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니
된다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 참조). 또한
특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 특허청구범위는
발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다(대법원 2016. 5. 26.
선고 2014후2061 판결 참조).
청구항 1과 3은 모두 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다. 청구항 1의 출원 당시 색전제가 혈관 내 혈류를 기계적으로 제한한다는 점과 생체환원제로서의 티라파자민이 이미 알려져 있었던
기술수준을 기준으로 할 때 티라파자민과 색전제의 병용 투여 및 투여 순서, 이 때 사용되는 색전제의
구체적인 종류, 병용 투여로 인한 항암 효과가 기재된 발명의 설명을 접한 통상의 기술자는 발명의 설명에
청구항 1에 대응되는 사항이 모두 기재되어 있다고 인식할 것이다. 또한
청구항 3에 대해서도, 티라파자민과 미세소관 중합 억제제로서
스틸벤 5c를 포함하는 스틸벤 유도체의 병용 투여, 병용
순서 및 이로 인한 항암 효과가 기재된 발명의 설명을 접한 통상의 기술자는 발명의 설명에 청구항 3에
대응되는 사항이 모두 기재되어 있다고 인식할 것이다.
한편 청구항 3은 진보성이 부정되지 않는다. 청구항 3은 (1) 혈류
차단 물질로 미세소관 중합 억제제인 스틸벤이 사용되나 선행발명 1에는
DMXAA가 제시되었다는 점, (2) 청구항 3은
혈류 차단제 투여를 티라파자민 투여 후로 한정하였으나 선행발명 1은 그렇지 않다는 차이가 있다. 차이점 (2)의 경우 두 약물의 투여순서를 최적화하는 것은 통상의
창작능력 범위 내에 있는 것이고, 통상의 기술자는 별다른 기술적 어려움 없이 티라파자민을 혈관 차단제보다
먼저 투여해 볼 수 있을 것이다. 그러나 차이점 (1)은
선행발명 2에는 스틸벤 5c와 베바시주맙을 병용할 것을 시사할
뿐 그 중 스틸벤만을 선택하여 다른 약물과 조합할 동기를 제공하고 있지 않으므로 통상의 기술자가 선행발명 1에 2를 결합하여 DMXAA를 선행발명
2에 제시된 스틸벤 5c 등으로 치환을 시도할 것이라고 보기 어려우므로 선행발명간 결합으로
극복된다고 할 수 없다. 따라서 청구항 3은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.
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