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l 사건 개요 및 판시
요지
실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게
되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허발명의
사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시
지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다. 그리고
이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아
특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다. 따라서 특허권에 대하여
실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한
것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상
이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의
권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다. 따라서 이 사건 특허발명이 동영상 관련 표준특허풀인 HEVC 라이선스
프로그램에 등재된 점에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 가능성이 있으므로, 비록
피고가 HEVC 라이선스 프로그램에 라이센시로 등록되어 이 사건 특허발명의 통상실시권을 부여받은 것과
마찬가지라고 하더라도, 이해관계인에 해당한다.
구 특허법 제55조
제1항 본문, 같은 조 제2항, 같은 조 제3항, 같은
법 제52조 제1항, 같은
조 제2항 제5호의 취지를 종합하면, 구 특허법 제52조에 따른 분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에
‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고,
‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는
구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다. 증거에
의하면, 원고가 2011. 8. 29. 이 사건 선출원을
하고, 2012. 1. 20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 국제출원을 하였으며, 2012. 3. 12. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 위 국제출원에 대하여 구 특허법 제203조 소정의 서면을 제출한 사실(이하 ‘모출원’이라 한다), 이후
원고가 2012. 3. 16. 모출원을 원출원으로 하여 분할출원(이하 ‘자출원’이라 한다)을
하고, 2014. 4. 25. 자출원을 원출원으로 하여 이 사건 특허발명을 분할출원한 사실, 그런데 이 사건 특허발명의 특허출원서는 물론 자출원의 특허출원서에도 ‘우선권
주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 아니한 사실이 인정된다. 따라서 이 사건 특허발명의 확대된 선원 규정 위배 여부 및 진보성 부정 여부 판단의 기준일은 2012. 1. 20.로 보아야 한다.
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