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분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일하면 구 특허법 제36조 제2항의
같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 경우에 해당한다. 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일한지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적
구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대해
기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는
단순히 수치 범위를 달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에
해당한다.
이 사건 제1항 발명은 “(특정 요건 하에서) 70% 이상의
드로스피렌온이 30분 이내에 용해되는 것”인 반면에 원출원 발명은 “드로스피렌온이 10,000 cm2/g 이상의 표면적을 갖는 것”인 점에서
서로 다르다. 이 사건 제1항 발명은 성질, 효과 등에 의해 발명을 특정하고 있는데, 위와 같은 용출 조건을 만족하는 드로스피렌온의 구체적
구성에 관하여 명세서에는 드로스피렌온의 활성 물질 입자가 10,000 cm2/g보다 큰 표면적을 갖는 경우, 메탄올 또는 에틸아세테이트와 같은
적합한 용매에 용해시키고 이를 비활성 담체 입자의 표면에 분사시키는 경우 등을 설명하고 있다. 이 사건 제1항 발명은 드로스피렌온의 신속한
용출을 촉진하여 생체이용률을 높이고자 한 점에서 원출원 발명과 그 기술사상이 동일하고, 드로스피렌온이 10,000 cm2/g 이상의 표면적을
갖는 경우를 포함하고 있어 원출원 청구항 제2항 발명과 기술적 구성에 있어서도 동일하며, 적은 투여량으로 신뢰성 있는 배란의 억제 또는 안드로젠
유발 장애의 예방·치료를 가능하게 하는 점에서 효과도 동일하다. 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 포함되는 그 밖의 경우는 통상의 기술자가
용해성이 없는 물질을 속방출 제형으로 제조함에 있어서 선택할 수 있는 주지관용기술에 해당하고, 이를 채택함으로 인해 새로운 효과가 발생하는 것도
아니다. 따라서 위 차이점에도 불구하고 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.
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