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l 사건 개요 및 판시
요지
원고는 조카에게 이 사건 등록상표의 사용에 관한 일체의 권한을 위임하였고, 원고의 허락
하에 원고의 동생 A가 라이선스 계약 체결에 관한 구체적 업무를 담당하였다. A는 B에게 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조·판매할 수
있는 라이선스 계약(제1 라이선스 계약)을 체결하였다. 그 후 B는
피고와 제1 라이선스 계약을 승계시켜주는 특약(제1-1 라이선스 계약)을 체결하였다.
제1-1 라이선스 계약 체결 이후 피고는 2014. 1.
1. 경부터 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 부착한 제품을 제조하여 판매하였고, B에게 상표사용료를
지급하였다. 이에 대해 A는 B와 피고에게 제1 라이선스 계약의 중대 위반 사항임을 통보한 바
있다. 한편 A는 C 주식회사와 2015. 4. 17. 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조·판매할 수 있는 라이선스 계약(제2 라이선스 계약)을 체결하였고, C는
피고의 가파치 제품 유통으로 인한 피해를 주장한 바 있다.
먼저 원고가 제1-1 라이선스 계약을 추인하였다고 볼 수 없어 피고는 제1-1 라이선스 계약에 근거하여 정당한 권리자에 해당한다 할 수 없고, 피고가 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 이 사건 등록상표와
동일·유사한 표장을
부착한 제품을 제조하여 판매하였다는 데에는 다툼이 없어 이 기간 동안 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보아야 한다. 또 2016. 1. 1.부터 8.
31. 사이의 기간에도, 피고의 가파치 핸드백 등의 인터넷 판매업무 위탁업체에 제품 정보
삭제를 요청했다고는 하나 실제 삭제 여부를 확인하는 등의 후속 조치도 취하지 않아 침해의 책임을 면할 수 없다.
피고는 2016. 8. 31. 이후로도 등록상표권 침해행위를 할 우려를 배제할 수 없어
해당 표장을 사용한 제품 등 및 그 포장지 등을 사용하여서는 아니되며 이를 폐기할 의무가 있다. 한편 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31., 2015. 7. 1.부터 9. 30까지의 기간 동안에는 제1 및 제2 라이선스 계약이 유효하게 존속하여 원고가 동일한 내용의 계약을 제3자와
체결할 수 없었으므로 피고의 침해행위가 없었더라도 원고가 추가적 사용료를 얻었을 것이라 할 수 없어 이 기간 동안에는 원고의 손해도 없었다고 보아야
한다. 그러나 그 외의 기간에 대해서는 손해를 배상하여야 하며, 그
구체적 금액은 제2 라이선스 계약에서 월 1,000만원을
지급한 것에 따라 침해 기간인 11개월 간 1억 6,000만원을 배상하고, 이에 대한 지연손해금을 배상하는 것으로
한다.
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