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판결요지: 심사 및 심판단계에서 ‘선행발명 1에 선행발명 2의 N1-N2=0.08인 구성요소를 결합’하여 진보성 부정된다는 취지로 거절결정을 하였는데, 소송에 이르러 ‘선행발명 2를 주된 선행발명’으로 주장하는 것은 새로운 거절사유에 해당한다고 본 사례
판시사항:
거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 경우에 한하여 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는, 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장해요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다. 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도, 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다.
이 사건 심결은 ‘선행발명 1에 선행발명 2의 N1-N2=0.08인 구성요소를 결합하여 진보성이 부정된다’는 취지이다. 반면에 피고는 이 사건 소송에서 ‘선행발명 2로부터 또는 선행발명 2에 선행발명 1의 끼인 벽 각도가 6° 미만(즉, 계면 각도가 3° 미만)인 구성요소를 결합하여 진보성이 부정된다’고 주장하고 있다. 그런데 양 주장은 출원발명과 선행발명의 차이점 및 쟁점이 되는 구성요소가 서로 다르고, 선행발명들 사이의 결합관계도 다르며, 그로 인해 출원인으로서는 서로 다른 방향의 의견서나 보정을 시도했을 것으로 보이는 점 등에 비추어보면 위 사유는 의견제출 기회가 부여된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당한다.
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