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[판시사항]
거절결정불복심판청구기각심결에 대한 취소소송에서 특허청이 선행발명을 보충하는 주지관용기술에 관한 것이라며 제출한 새로운 증거들이 거절이유에서 출원발명의 진보성을 부정하는 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하므로, 소송절차에서는 위와 같은 새로운 증거들이 출원발명의 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택될 수 없다고 판단한 사례
[판결요지]
선행발명 2에는 다이아민, 카복실산 및 지방산의 ‘반응생성물’로 구성된 분산촉진제로 이산화타이타늄 입자를 표면 처리하는 구성이 나타나 있는바, 특허청 심사관과 특허심판원은 선행발명 2의 위와 같은 구성을 근거로 선행발명 2에 ‘지방산인 분산제로 금속 산화물을 표면 처리하는 구성’이 나타나 있다고 보아, 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다고 보았다.
그런데 특허법원 심리결과 선행발명 2에서 다이아민, 카복실산, 지방산의 ‘반응생성물’이 지방산의 일종이라고 단정할 수 없고, 선행발명 2의 분산촉진제에 지방산만 단독으로 사용하는 것이 포함되는 것도 아닌 것으로 밝혀졌다.
이러한 상황에서 특허청은 ‘이산화타이타늄 입자의 분산성을 개선하기 위하여 그 표면을 지방산으로 처리하는 기술’이 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 당시 주지관용기술이라는 취지의 새로운 증거를 제출하면서, 이러한 주지관용기술을 참작하여 선행발명 2로부터 이산화타이타늄 등 무기물 입자의 표면을 지방산으로 처리하는 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 주장하였다.
이에 대하여 특허법원은, 특허청의 위와 같은 주장은 결국 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 2가 아니라 위와 같이 새로이 제시된 주지관용기술로부터 용이하게 도출할 수 있다는 것이 되는데, 이는 위와 같은 주지관용기술이 선행발명 2를 보충하는 것이 아니라 선행발명 2를 대체하는 새로운 공지기술이 되는 결과가 된다는 이유로 이 사건 소송절차에서 위와 같은 주지관용기술을 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 근거로 삼을 수 없다고 판단하였다.
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