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【판결요지】
특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유를 보충하는 데 지나지 않아 출원인에게 그에 대한 의견제출의 기회를 실질적으로 주었다고 볼 수 있을 정도로 주요한 취지가 부합하면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다. 특히 이미 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지·관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료로서 위 선행발명을 보충하여 그 의의를 분명하게 하기 위한 것은 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).
【사안의 개요】
- 특허청 심사관이 선행발명의 ‘압입 결합’을 ‘접착제 결합’으로 오인하여 그로부터 출원발명의 ‘접착제 결합’이 쉽게 도출되어 진보성이 부정된다고 거절이유를 통지함.
- 특허청이 심결취소소송에 이르러서 ‘접착제 결합’이 ‘주지·관용기술’이므로 선행발명에 위 주지·관용기술을 결합하여 출원발명이 쉽게 도출될 수 있고, 이는 선행발명을 보충하는 것이어서 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 주장함.
- 특허법원은 특허청이 위와 같이 선행발명에 접착제 결합이 있는 것처럼 거절이유를 통지하였다가 실제로는 접착제 결합이 없는 것으로 밝혀지자, 접착제 결합을 주지·관용기술이라는 명목으로 부가하는 것은 선행발명의 의의를 명백하게 하는 것이 아니고, 실질적으로 의견제출기회를 주었다고 볼 수 있을 정도의 범위 내에서 보충하는 것도 아니어서 허용되지 않는다고 봄.
【특이사항】
대법원의 판시를 조금 더 구체화함.
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