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특허법원 2013. 8. 14. 선고 2011허4608 [등록무효] [확정]
가. 판시사항
제조방법이 기재된 물건의 발명에 있어서 제조방법의 해석방법
나. 판결요지 1)
구성 1-3 중 ‘자외선조사된’이라는 부분은 물건의 발명인 이 사건 특허발명을 제조방법에 의해 특정한 구성이라고 볼 수 있다. 그런데 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법이 발명의 구성을 기재한 것으로 볼 수 있는가의 의미 이상으로는 고려할 필요가 없고, 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 기준으로 하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 되는 것이라고 생각된다. 이 사건 특허발명은 그 명세서에 자외선 조사와 관련하여 ‘상기 플라스크의 내용물을 75~280mμ의 파장을 갖는 자외선에 최소 12시간 동안 노출시켰다. 이것은 최종 반응 단계를 대비하여 마그네슘 화합물의 전자구조와 동태에 효과가 있다’라고 기재하고 있을 뿐, 자외선조사에 의하여 마그네슘 화합물의 전자구조와 동태에 어떠한 변화가 있는지에 대한 기재가 없고, 그러한 변화가 고정적인지 아니면 한시적인지에 대한 기재도 없으며, 자외선조사에 의하여 마그네슘염의 크기가 나노화된다는 것인지 아니면 마그네슘 조성물 자체의 반응성이 높아진다는 것인지에 대한 아무런 기재가 없다. 그렇다면 가사 위 명세서의 기재를 근거로 자외선조사로 인하여 마그네슘 화합물의 전자 구조와 동태에 일시적인 변화를 가져온다는 점을 인정할 수 있다고 하더라도, 이는 마그네슘 화합물의 물리적인 상태가 일시적으로 바뀐 것을 의미할 뿐, 자외선조사에 의하여 기존에 존재하는 마그네슘 화합물과 상이한 새로운 마그네슘 화합물이 만들어진 것을 의미한다고 보기에는 설명과 근거가 부족하다. 따라서 이 사건 특허발명은 ‘자외선조사’라는 구성요소가 추가되어 있기는 하나 ‘자외선조사’를 통해 만들어지는 나노 입자 크기의 마그네슘 연료 첨가제 조성물 자체가 새로운 진보성을 가지는 것이라고 인정하기는 어렵다고 판단된다. 따라서 이 사건 특허발명은 구성 1-3의 ‘자외선조사’라는 제조방법을 고려하더라도 비교대상발명들의 산화마그네슘 나노입자에 비하여 진보성이 있는 발명이라고 보기 어렵다고 판단된다.
1) 이 사건 특허발명의 청구항은 아래와 같다.
“연료 연소장치 내에서 연소되기 전 또는 연소 직후 보일러 화실에 투입되기 전에 화석연료와 혼합되는 나노 입자 크기의 마그네슘 연료 첨가제 조성물에 있어서(구성 1-1): 마그네슘염과 유기산 착화제의 1이상의 과염기 착체를 포함하며(구성 1-2); 상기 마그네슘염과 유기산 착화제의 1이상의 과염기 착체가 자외선조사된 것으로;(구성 1-3) 상기 연료 연소장치 내에서 연소시에, 최초 생성시부터 여러 형태로 존재하는 황산화물들을 흡착하는 수십억 개의 산화마그네슘 입자들을 그 자리에서 상승적으로 발생시키는 것(구성 1-4)을 특징으로 하는 나노 입자 크기의 마그네슘 연료 첨가제 조성물”
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