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특허법원 2013. 7. 25. 선고 2012허11092 거절사정(특) [상고 중]
가. 판시사항
심사전치보정에서 청구항을 삭제하는 보정1)을 하면서, 삭제되는 청구항2)을 인용하는 청구항3) 중 ‘인용항 부분’을 정리4)하는 과정에서 삭제되는 청구항을 인용하지 않는 청구항5)의 ‘인용항 부분’도 함께 보정6)함으로써 불필요하게 보정된 청구항7)이 그 의미가 불명확하게 되어 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당하는 새로운 거절사유가 발생하고, 당초의 청구범위를 벗어나게 되어 특허법 제47조 제3항의 각호에 위반되게 되는 경우, 그 보정에 대하여 거절이유를 통지하지 아니하고 각하한 특허심판원의 결정이 위법한 것인지 여부 (적극).
나. 판결요지8)
특허법 제51조 제1항이 특허법 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 원칙으로 결정으로 그 보정을 각하하여야 하나, 특허법 제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 바로 그 보정을 각하하지 아니하도록 규정한 취지는, 새로운 거절이유에 따른 의견제출통지절차를 거침으로써 출원인에게 그 오류를 바로잡을 기회를 부여하도록 한 것이다. 9) 10)
(중략 : 삭제되는 청구항을 인용하지 않는 청구항의 ‘인용항 부분’도 함께 보정한 것이 명백한 오기인지 여부에 관한 판단으로 생략하기로 한다)
그런데 청구항을 삭제하면서 이를 인용하는 종속항을 보정하지 않아 기재불비가 발생하는 명백한 오기의 경우에 대해 보정기회를 주도록 함으로써 출원인에게 절차를 보장하려는 취지의 특허법 제51조 제1항 괄호규정의 적용범위에는, 이 사건과 같이 청구항을 삭제하는 보정과정에서 발생한 명백한 오기의 경우도 포함된다고 보는 것이 조문의 문리해석 및 형평성의 관점에 부합한다고 생각된다. 만약 이와 같이 해석하지 아니하면, 특허청 심사관이 이 사건과 같이 청구항 삭제에 관한 명백한 오기를 발견한 경우에도 출원인에게 보정할 기회를 줄 수 없는 결과가 되고, 그렇게 되면 출원인은 명백하고 사소한 오기에 의하여 특허권을 영영 부여받지 못하게 되는 매우 불합리한 결과를 초래하게 된다.
따라서 청구항을 삭제하는 보정에 해당하는 이 사건 심사전치보정 중 명백한 오기에 해당하는 부분에 관하여 새로운 거절이유에 따른 의견제출통지를 하여 출원인인 원고에게 그 명백한 오기를 바로잡을 기회를 부여하지 않고 막바로 각하해버린 특허청 심사관의 보정각하결정은 위법하다고 판단된다.
1) 통상 일부 청구항이 삭제되는 경우, 삭제되는 청구항을 직접 인용하는 청구항은 그 인용 부분을 보정을 하여야 한다. 이를 보정하지 아니하는 경우에는 인용하는 청구항은 그 의미가 불명확하게 되어 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당하는 새로운 거절사유가 발생하게 되거나, 당초의 청구범위를 벗어나게 되어 특허법 제47조 제3항의 각호에 위반되게 된다.
2) 청구항 23항이다.
3) 청구항 24항이다.
4) 청구항 23항에서 청구항 22항으로 보정하였다.
5) 청구항 25항이다.
6) 청구항 24항에서 청구항 22항으로 보정하였다. 위 보정으로 인하여 청구항 25항 중 청구항 24항의 내용을 인용하는 ‘상기 미리 정해진 문턱값’이라는 부분은 청구항 22항에 이에 대응되는 구성이 없어 결과적으로 청구항 25항이 그 의미가 불명확하게 되었고, 당초의 청구범위를 벗어나게 되었다.
7) 청구항 25항이다.
8) 판결에서는 보정각하결정의 위법성에 대한 판단과 아울러 보정 후 이 사건 출원발명이 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 없다는 판단도 아울러 하고 있다.
9) 위 법률개정 당시에 국회지식경제위원회는 검토보고서에서 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하는 청구항이 있는 경우에는 보정시 인용사항을 수정하여야 하나, 이를 간과하고 보정서를 제출한 경우에는 새로운 거절이유(기재불비)가 발생하게 되는바, 개정안은 이 경우 보정각하결정을 하지 않고 다시 거절이유를 통지하여 보정이 될 수 있도록 보완하고자 한다.’고 그 취지를 밝히고 있다.
10) 이에 관한 특허청 심사지침서에는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우란 청구항을 삭제하면서 이를 인용하는 종속청구항을 보정하지 않아 기재불비가 발생한 경우만을 말하는 것으로, 그 종속청구항을 보정하였으나 삭제된 청구항을 여전히 인용하고 있는 경우, 청구항 삭제에 따라 청구항을 정리하면서 청구항 삭제와는 직접적인 관련 없이 새로운 거절이유가 발생한 경우 등은 제외한다.’라고 기재되어 있다.
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