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특허법원 2013. 2. 7. 선고 2012허6304 거절결정(특) [확정]
가. 판시사항
출원인이 심결취소소송 단계에 이르러 자신의 보정이 부적법하였으므로 보정 전 출원발명이 진보성 판단 대상 발명이 되어야 한다고 주장할 수 있는지 여부 (소극)1)
나. 판결요지
원고의 출원발명에 대하여 적용되는 구 특허법(법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제51조 제3항 등의 규정에 의하면, 출원인은 심사관의 보정각하결정(심사전치보정에 대한 심사관의 보정각하결정을 포함)에 대하여는 특허거절결정에 대한 심판에서 다툴 수 있고, 특허심판원의 심사전치보정에 대한 보정각하에 대하여는 그 심결에 대한 취소소송에서 다툴 수 있으나, 출원인의 보정에 대하여 각하결정이 없었던 경우, 즉 심사관이 보정을 승인하여 보정된 출원발명에 대하여 거절결정을 하거나, 심사전치보정에 대하여 보정각하결정을 하지 않으면서 원결정을 유지한 경우에는 출원인이 그 거절결정의 전제가 된 보정이 부적법함을 주장할 수 없다. 그와 마찬가지로, 심사전치보정을 각하할 수 있는 특허심판원이 심사전치보정이 적법함을 전제로 보정각하를 하지 않고 보정된 출원발명에 대하여 거절결정의 정당성 여부를 판단한 경우(심사관이 심사전치보정에 대하여 각하결정을 하지 않고 원결정을 유지하고 특허심판원도 심사전치보정을 각하하지 않은 경우와 심사관이 한 심사전치보정에 대한 각하결정을 특허심판원이 취소를 하고 심사전치보정이 적법하다고 판단을 한 경우 모두를 포함)에는 출원인으로서는 심사전치보정이 부적법함을 주장할 수 없다.
그렇지 않고 출원인 스스로 사후에 보정이 부적법하다는 주장을 할 수 있게 한다면, 심사단계에서는 거절결정의 대상이 되는 출원발명을 확정하기가 곤란해질 뿐만 아니라, 심판단계에서는 구 특허법 제47조 제1항 제3호에 규정된 보정기간을 잠탈하여 거절결정 당시의 출원발명으로 재차 보정을 하는 것과 같이 된다. 또한 출원인이 심결취소소송에서 심사전치보정이 적법함을 전제로 그에 대하여 거절결정의 정당성 여부를 판단한 심결에 대하여 심사전치보정이 위법하므로 보정 각하되었어야 함을 사유로 심결이 위법함을 주장할 수 있다고 한다면, 출원발명에 대하여 보정을 할 수 없는 심결취소소송 단계에서 거절결정 당시의 출원발명으로 다시 보정을 하는 것과 실질적으로 동일한 것이 되어 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 구 특허법 제47조 제1항의 취지에 반할 뿐만 아니라 출원인에게 거절결정 당시의 출원발명 또는 심사전치절차에서 보정된 출원발명 중 자신의 유·불리에 따라 출원발명을 선택할 수 있게 허용하는 결과가 되어 부당하다.
1) 원고는 특허거절결정에 불복하여 심판청구를 하면서 명세서 등 보정서를 제출하였고, 이로써 개시된 심사전치절차에서 특허청 심사관은 보정을 승인하고서, 보정 후 출원발명은 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 그대로 유지하였으며, 특허심판원도 보정 후 출원발명은 진보성이 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 보정 전 출원발명이 보정 후 출원발명보다 진보성이 있을 가능성이 더 크다고 판단하고서, 심결취소소송에 이르러 ‘보정은 부적법한 것이었으므로, 특허심판원으로서는 직권으로 보정을 각하하고 보정 전 출원발명에 대하여 진보성을 판단하였어야 함에도 불구하고, 보정 후 출원발명에 대하여 진보성을 판단하였기 때문에 진보성 판단 대상 발명을 잘못 특정하였으므로, 보정 전 출원발명에 대하여 진보성 판단을 하여야 한다.’고 주장한 사안이다.
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