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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 특허심판원에 등록상표의 통상사용권자인 김경선은 등록상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하여 대상상표의 사용상품과 밀접한 관련이 있는 의류를 광고·판매하고 있어 수요자로 하여금 대상상표와의 관계에서 출처의 오인·혼동하게 할 가능성이 있다.”고 주장하면서 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따른 등록취소 심판을 청구하였다. 특허심판원은 통상사용권자인 김경선이 등록상표와 유사한 실사용상표들을 등록상표의 지정상품과 동일‧유사한 상품인 티셔츠에 사용함으로써, 수요자로 하여금 대상상표와의 관계에서 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였고, 이러한 사용권자의 상표사용에 대하여 상표권자인 원고가 상당한 주의를 다하였다고 볼 수 없으므로, 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 등록이 취소되어야 한다고 판단하여 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다
l 판시 요지
실사용상표 1은 영문자 ‘BIRKENSTOCK'과 그 우측 하단에 작은 영문자 ’SPORTS'가 결합된 상표로 등록상표의 문자와 동일할 뿐만 아니라 사용상표와의 관계에서 식별력이 없는 ‘SPORTS'를 제외하면 등록상표의 요부인 ’BIRKENSTOCK'과 동일하다. 실사용상표 2는 파란색 사다리꼴 도형과 그 내부에 흰색 영문자 ’BIRKENSTOCK'이 결합된 상표이고, 실사용상표 3은 영문자 ’BIRKENSTOCK'이 검정색으로 표시된 상표로, 등록상표의 요부인 ’BIRKENSTOCK'과 동일하다. 나아가 실사용상표의 사용상품 티셔츠는 등록상표의 지정상품이기도 하다. 따라서 실사용상표들은 등록상표와 동일·유사하므로, 통상사용권자는 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용하였다.
그리고 피고 제품이 실린 패션잡지에서는 의류, 가방, 모자 등도 함께 소개되고 있는 사실, 티셔츠와 신발은 상품류 구분이 제25류로 동일한 사실, 거래사회에서 의류, 가방, 신발, 모자, 양말 등을 동일한 업체에서 생산하거나 판매하는 토털패션 경향이 일반화되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 따라서 실사용상표의 사용상품과 대상상표의 사용상품은 유사하다고 볼 수 있다.
또한 ① 대상상표는 2000년경부터 국내 백화점, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 활발히 판매되고 있고, 국내 매출액은 2007년 약 23억 원(134,477족)에서 2016년 약 278억 원(1,280,952족), 2017년 약 174억 원(808,426족)으로 증가하였다. ② 포털사이트에서 대상상표를 검색하면 2,000건 이상이 검색되고, 2015. 8. 6. 어패럴뉴스에서 “LF가 올해 도입한 버켄스탁이 신세계 백화점에서 높은 매출을 기록 중이다.”, 2018. 7. 12. 인사이트에서 “코르크 재질로 만들어진 버켄스탁은 매년 인기 디자인이 바뀔 정도로 여름을 대표하는 샌들이다.”는 기사를 비롯하여 다수의 기사가 보도되었다. ③ 대상상표는 국내 패션잡지에도 소개되었고, ‘Birkenstock'이 네이버 영어사전에는 피고 상표를 지칭하는 단어로, 위키백과에는 피고 회사를 지칭하는 용어로 등재되어 있다. 따라서 대상상표는 실사용상표가 사용될 무렵 국내에서 피고 상품의 출처표시로 널리 알려져 있었다고 볼 수 있다.
구 상표법 제73조 제1항 제8호는 통상사용권자가 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용함으로써 제3자와의 출처혼동이 발생한 경우에도 적용된다. 실사용상표들은 등록상표 중 ‘SPORTS' 부분을 매우 작게 표시하거나 제외하여 표장이 대상상표와 동일·유사하고, 사용상품도 유사하다. 나아가 실사용상표3은 독일회사인 피고를 연상할 수 있는 ‘GERMANY WHICH'와 피고의 설립연도 1774년과 숫자가 유사한 ’1874‘를 함께 사용하고 있다. 등록상표는 실사용상표와 같이 대상상표와 유사한 표장으로 변형되어 대상상표의 사용상품과 유사한 상품에 사용되고 있으므로, 일반 수요자로 하여금 상품 출처가 동일한 것으로 오인하게 하거나 피고 상품과 인적 또는 자본적 관계 등이 있는 것처럼 오인하게 하는 혼동을 생기게 한다고 봄이 타당하다.
결국 등록상표는 통상사용권자의 사용으로 인하여 대상상표와 오인·혼동을 생기게 한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
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