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2023후11487 등록무효(특) (타) 파기환송
[특허무효심판절차에서 정정청구의 적법 여부가 문제된 사건]
◇특허발명의 내용을 확정하기 위한 청구범위의 해석 방법 / 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가 허용되는 경우와 그 한계◇
특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적ㆍ합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).
한편 특허법 제136조 제1항, 제4항에서는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하면서 이에 따른 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.
☞ 피고는 이 사건 특허발명(혈압 강하용 약제학적 조성물)의 특허권자로, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시함)은 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎ 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물’에 관한 것임. 원고가 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명에 관한 등록무효 심판을 청구하자, 피고는 그 특허무효심판절차에서 이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 ‘피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎’ 부분에 ‘(피마살탄 칼륨염으로 30㎎)’을, ‘암로디핀 베실레이트염 5㎎’ 부분에 ‘(암로디핀으로 5㎎)’을 각각 추가하는 이 사건 정정청구를 함
☞ 원심은, 이 사건 제1항 발명의 ‘피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎’은 ‘피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 이를 포함하는 수화물’로, ‘암로디핀 베실레이트염 5㎎’은 ‘암로디핀 5㎎을 포함하는 암로디핀 베실레이트염’으로 해석할 수 있으므로, 이 사건 정정청구는 분명하지 않게 기재된 사항의 의미를 명확히 하는 것이어서 적법하다고 보고, 정정 후 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항, 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에는 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 없다고 판단하였음
☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 이 사건 제1항 발명의 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30㎎’에서 말하는 의약물질과 용량은 ‘피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎’을 가리키는 것이 분명하고, ‘칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎’에서 말하는 의약물질과 용량 역시 ‘암로디핀 베실레이트염 5㎎’이라고 이해할 수밖에 없으며, 그 기술적인 의미를 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30㎎ 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30㎎’과 ‘칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5㎎’을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있으므로, 이 사건 정정청구는 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’ 등에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 정정청구 전후로 약리효과인 혈압 강하 효과를 나타내는 피마살탄 칼륨염 용량과 암로디핀 용량이 달라져 그로 인해 발명의 효과가 변경될 수 있어 ‘청구범위를 실질적으로 변경하는 경우’에 해당할 여지도 있어 정정청구의 요건을 갖추지 못해 부적법하므로, 원심으로서는 정정 전 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항, 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 있는지 여부를 판단하였어야 한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기ㆍ환송함
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