특허청구범위 전제부에 종래기술이라 기재한 이유만으로 공지기술로 볼 수 없다

최신판례

2017.01.26

[대법원 2013후37]

최신판례

▣ 사안의 개요

■ 실무상 청구범위에 ‘~에 있어서(전제부), ~로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특징부)’과 같은 청구항 기재 형식이 널리 활용되고 있고, 일반적으로 명세서에는 배경기술 또는 종래기술이 기재됨

■ 이 사건 등록고안은 각종 산업폐수처리장 등에서 집수조에 유입되기 전에 폐수 속에 함유하고 있는 찌꺼기와 부유물 등을 걸러내는 스크린장치(체가름장치)에 관한 것임

● ‘구성 4’가 다툼이 있는 핵심 구성인데, 실용신안권자가 그 출원과정에서 의견서를 통하여 착오로 그 내용이 공지기술이라고 밝히면서 청구범위 전제부로 돌리는 보정을 하였음

● 이 사건 심결과 원심은 구성 4를 공지로 보지 않고 오히려 이 부분을 통상의 기술자가 비교대상고안들로부터 용이하게 도출할 수 없다는 점을 주된 이유로 고안의 진보성을 인정하였음

▣ 쟁점

■ 상고이유 주장은 위와 같은 출원경과에 의하여 전제부 구성은 공지로 간주하여야 하고, 전제부 구성을 근거로 진보성을 인정하는 것은 잘못이라는 취지임 ☞ “청구범위의 전제부에 기재한 구성요소를 공지기술로 간주할 것인지”라는 원론적인 법리적 쟁점을 전제로 하고 있음

● 이 문제에 관하여 공지된 것으로 간주하여야 한다는 취지의 선례가 있으나 이에 대해서는 학계와 실무계의 비판론 내지 의문이 꾸준히 제기되어 왔음

▣ 대법원의 판단(법정의견) ※관여 법관의 의견이 일치되었고, 대법관 이기택의 보충의견이 있음 - [전문보기]

① 공지기술 인정은 사실인정의 문제로서 증거에 의한 증명이 원칙임

■ 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있음

■ 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙임

② 청구범위의 전제부 또는 명세서의 종래기술로 기재하였다는 이유만으로는 공지기술로 볼 수 없음

■ 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못함

■ 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아님

● 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없음

③ 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재한 구성요소는 ‘공지’의 사실상 추정 및 복멸 허용의 구도로 접근하여야 함

■ 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있음

■ 그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당함

● 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있음

■ 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용됨

④ 이와 다른 취지의 종전 판결을 변경

■ “출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다.”라는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 함

⑤ 이 사건 등록고안의 구성 4가 공지되지 않은 것으로 본 원심은 정당함

■ 이 사건 등록고안의 출원경과를 살펴보면, 출원인이 이 사건 등록고안의 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 판시 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출한 사실을 알 수 있음

● 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성 1 내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있음

■ 그러나 위 의견서는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있으므로, 위와 같은 추정은 번복되었다고 보아야 함

■ 이 사건 등록고안의 청구범위 중 전제부에 기재된 구성 1 내지 4를 공지된 것으로 취급하지 않고 나아가 증거에 의하여 그 공지 여부를 판단한 원심판결에 청구범위의 전제부 기재 구성요소의 공지 여부 및 출원경과금반언의 원칙에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없음

■ 상고이유에서 들고 있는 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결은 출원경과 중에 드러난 출원인의 의식적 제외에 근거하여 균등침해의 인정 범위를 제한한 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 않음

▣ 이 판결의 의의

■ 대법원은 이번 판결로 청구범위의 전제부 또는 명세서의 종래기술(배경기술도 마찬가지임)로 기재하였다는 이유만으로는 공지기술로 볼 수 없다고 명확하게 설시하였음

● 해당 기술내용이 청구범위의 전제부나 명세서의 종래기술란에 기재되어 있다는 점 자체가 아니라 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려할 때 출원인이 그 공지성을 자인하였다고 인정된다는 점을 근거로 하여 공지된 것으로 사실상 추정하되 특별한 사정이 있으면 추정이 번복될 수 있도록 하는 법리를 정립한 판결임

■ 이러한 전원합의체 판결에 의하여 그간 오해가 있었던 일부 실무, 즉 청구범위의 전제부 기재 구성요소 또는 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거나 심지어 이를 하나의 선행기술(공지기술 가운데 출원발명이나 특허발명과의 대비를 위하여 제시된 비교대상발명을 의미함)로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각이 바로잡힐 것으로 기대됨

● 아울러 출원인이 명세서나 출원경과 서류 중에 명확한 근거 없이 공지성을 인정할 것이 아니라 사전에 선행기술 조사를 충실히 함으로써 실제로 공지된 기술에 대해서만 공지 자인을 하고 이와 대비하여 출원발명의 신규성 또는 진보성을 분명하게 주장하는 특허 실무가 형성될 수 있는 계기가 되리라고 기대됨

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