○ 재판장 대법원장
다음으로 2016후2522 등록무효
원고, 피상고인 휴먼이지텍 주식회사, 피고, 상고인 주식회사 인익스 사건의 판결을 선고하겠습니다.
이유의 요지를 말씀드리겠습니다.
원고는 특허권자인 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였습니다. 특허심판원은 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 심결을 하였습니다. 이에 원고가 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였습니다. 특허법원은 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다고 보아 심결을 취소하였습니다. 특허권자인 피고는 이에 불복하여 상고를 제기한 후, 특허심판원에 이 사건 제1항 발명의 청구범위를 한정하는 내용의 정정심판청구를 하였습니다. 상고심 심리 중에 특허심판원은 피고의 정정심판청구를 인용하는 정정심결을 하였고, 확정되었습니다. 상고심의 쟁점은, ‘사실심 변론종결 이후에 확정된 정정심결이 재심사유에 해당하는지’ 여부입니다. 결론적으로, 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후 그 특허권에 대한 정정심결이 확정되더라도 재심사유에 해당한다고 볼 수 없다는 것이 대법원의 다수의견입니다.
그 이유는 다음과 같습니다.
특허소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있습니다. 그런데 이는 판결의 심리ㆍ판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적ㆍ소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적ㆍ소급적으로 변경된 경우를 말하는 것입니다. 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리ㆍ판단해야 하는 대상이지, 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없습니다.
또한 정정심결이 확정된 후부터 정정의 무효심판절차가 가능해지고, 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 보게 됩니다. 정정을 인정하는 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수도 없습니다.
정정심결의 효력을 규정한 특허법 제136조 제10항은 이미 진행된 특허심사 및 심판절차와의 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적ㆍ사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기는 어렵습니다.
특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있습니다. 그럼에도 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은, 소송절차와 분쟁의 해결을 현저히 지연시키는 것으로서 허용되기 어렵습니다.
이러한 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송뿐만 아니라 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 합니다. 따라서 심결취소소송에 관한 대법원 99후598 판결, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2000다69194 판결, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 관한 대법원 2004후3133 판결을 비롯하여, 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 합니다. 이상의 법리에 따르면, 원심 변론종결 이후 정정심결이 확정되었다 하더라도 재심사유에 해당한다고 볼 수는 없습니다.
다만, 원심이 정정 전 명세서 등에 따라 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단한 것은 잘못입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 ‘걸림부’와 ‘슬라이더의 결합구조’에서 차이가 있습니다. 이러한 차이점에 대응되는 구성이 선행발명 2와 선행발명 3에 나타나 있기는 합니다만, 이를 선행발명 1과 결합하기 위해서는 연결 구조를 대폭적으로 변경해야 합니다. 결국 이 사건에서, 통상의 기술자는 선행발명 1과 선행발명 2 또는 3의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 구성을 쉽게 도출하기 어렵습니다. 따라서 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제3, 4항 발명도 진보성이 부정된다고 보기 어렵습니다. 그럼에도 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단한 원심의 판단에는 특허발명의 진보성에 관한 법리를 오해한 잘못이 있습니다.
이러한 다수의견에 대하여는, 정정심결의 확정을 재심사유로 인정해야 한다는 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견이 있고, 다수의견에 대한 대법관 이기택의 보충의견이 있습니다.
그 중 별개의견의 요지는 다음과 같습니다. 심결취소소송은 ‘심결’의 위법성을 판단하는 것이지 ‘특허결정’의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수는 없습니다. 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과합니다. 정정심결에 따라 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 하고, 소급효를 제한 해석하는 것은 특허법 제136조 제10항에 반합니다. 정정심판청구는 특허권자의 주요한 방어방법으로 활용되고 있으므로, 사실심 변론종결 이후 정정심결이 확정된 경우에도 정정심결의 확정을 주장할 수 있도록 해야 정정제도의 취지와 특허법의 목적에 부합됩니다. 결국 원심 변론종결 이후 정정심결이 확정되면 재심사유에 해당하고, 정정 전 명세서 등을 대상으로 하여 특허무효사유의 유무를 심리ㆍ판단한 원심판결은 결과적으로 위법하다는 취지입니다.
다수의견에 따라 다음과 같이 판결합니다.
주문, 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
이상으로 오늘의 전합합의체 판결 선고를 모두 마치겠습니다.
다들 수고하셨습니다.
대법원 전원합의체는 2020. 1. 22.(수) 아래 사건의 판결선고를 실시하였습니다. 본 동영상은 이 사건의 판결선고 과정을 녹화한 동영상입니다.
▶ 대법원 2016후2522 등록무효(특) (재판장 대법원장 김명수, 주심 대법관 이기택)
[재생시간 : 7분 3초]
