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2017후2178 등록취소(상) (바) 파기환송
[상표 사용권자의 부정사용인지 여부가 쟁점인 사건]
◇상표권이 이전된 후 상표 사용권자가 등록상표와 유사한 상표를 사용한 사안에서 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 사용권자도 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 ‘타인’에 해당된다고 판단한 사례◇
1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).
구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조). 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이 때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.
2. 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조). 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 보아야 한다.
☞ 피고는 甲이 보유하던 이 사건 등록상표( , 지정상품: 김, 미역 등)를 경매절차를 통해 매수하였는데, 피고로부터 사용허락을 받은 회사들(사용권자들)이 甲이 사용해오던 상표와 동일하게 변경한 실사용상표( )를 사용하였음. 甲은 이 사건 등록상표를 보유하고 있을 당시 이와 유사한 유사서비스표( , 지정서비스업: 조미김 판매대행업 등)도 등록받았음. 원고는 피고를 상대로 사용권자가 이 사건 등록상표를 부정사용하여 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였다는 이유로 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 기한 상표등록취소신청을 하였음
☞ ① 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크므로, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태 등을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이라는 기준을 새로 제시하면서, 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있고, ② 또한 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그 사용권자는 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 ‘타인’에 포함된다고 보아, 사용권자들의 사용행위가 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 부정사용에 해당하지 않는다고 판단한 원심을 파기환송한 사례
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